关键词：单一性　分案申请　立法本意

 

       分案申请是一类特殊的专利申请，《专利审查指南》划定：“一件专利申请蕴含两项以上发现的，申请人能够自动提出或者凭据审查员的审查定见提出分案申请。”该划定没有明确能够分案的原申请是否存在单一性缺点，也没有进一步明确两项发现的具体寓意。在审查实际中存在原申请不存在单一性缺点的分案申请，针对此类申请审查员的处置方式存在分歧，本文对该类分案申请的审查从分歧的角度进行探求，并给出了审查建议。

 

       一、分案申请的由来

 

       分案申请是从原申请中宰割出来的一部门，其大局上固然是一个新申请，但现实上和原申请拥有一致职位，即申请日仍是原申请的申请日，若是原申请享有优先权，则可继承原申请的优先权日。分案申请的司律例定来自《专利法执行细则》第四十二条第一款，为什么要划定分案申请则要追忆到《专利法》。我国《专利法》第三十一条划定，专利申请必要切合单一性要求，对于不切合单一性要求时该当若何处置由《专利法执行细则》第四十二条第一款作出划定。因而，探求分案申请必然不能脱脱离单一性，抛开单一性的分案申请必然背离了分案申请的立法本意。

 

       在一件专利申请中，申请人现实公开了多项发现创造，并表白了但愿就这些发现创造获得专利；さ囊庠，由于该申请不切合单一性的要求，也就不能在一件申请中得到；。若是仅由于这一原因就迫使申请人仅仅保留其中一项发现创造，对其他发现创造只能随后沉新提出一件新的专利申请，以随后的提交作为其申请日，则申请人的利益就会受到侵害；谡庖焕碛，《专利法执行细则》划定申请人能够随后针对上述其他的发现创造提出一件特殊的专利申请，这就是所谓的“分案申请”。分案申请能够保留其原申请日或优先权日，这样就保障了专利申请人的正当利益不受侵害，这是我国分案申请造度的立法宗旨。

 

       二、原申请不存在单一性缺点的分案申请

 

       目前存在一些分案申请，其自身并不存在单一性缺点，切合授权前提，申请人在收到授予专利权通知书以来，办理登记手续前，将原申请权势要求进行调整组合，或沉新概括形成新的权势要求，提交分案申请。

 

       审查过程中，针对此类分案申请是否成立存在两种分歧概想。一种概想以为：此类分案申请提出的机遇切合划定，《专利法》《专利法执行细则》《专利审查指南》中均没有明文划定类似情况不能提出分案申请，因而分案成立；另一种概想以为：此类分案申请并不是为了克服单一性缺点而提出的，与分案申请的立法本意相悖，分案不成立。

 

       下文将针对上述两种概想尝试从申请人、代理师、社会公家和审查部门的角度别离进行会商。

 

       第一，从申请人的角度。申请人在原申请收到授予专利权通知书和办理登记手续通知书后，能够得知其原申请技术规划切合授权前提，此时提交分案申请，提交机遇切合划定，分案申请与原申请固然不存在单一性缺点，但《专利法》《专利法执行细则》《专利审查指南》均没有明文划定不能提交不存在单一性缺点的分案申请。分案申请的权势要求与原申请的权势要求；ち煊蚍制，属于分歧的发现创造，由于原申请技术规划切合授权前提，分案申请的技术规划同样很容易获得授权，能够通过度案申请再获得多件专利权。

 

       第二，从代理师的角度。好多代理师存在这样一个概想，并非仅限于出现有单一性问题时能力提出分案申请。出格是由于在发现内容审查中，审查员通常不允许超出原权势要求领域的批改（即便这种批改没有超出《专利法》第三十三条划定的领域），为了对原权势要求进行批改，扭转原权势要求；さ牧煊，代理师只好通过提交分案申请的大局对原申请进行批改。另表，对于涉表代理的代理师，由于受到美国分案申请的影响和委托人（申请人）的要求，也会在收到授权通知书后提交分案申请。

 

       第三，从社会公家的角度。此类分案申请对社会公家是不利的。原申请办理登记手续并布告后，社会公家对其专利；ち煊蛴辛嗣魅废嗍，但是社会公家在分案申请被公开或布告前并不能得知申请人还提交了分案申请，；ち艘桓隼嗨频募际豕婊蛘咴谠昵胫幸丫俏匆蟊；さ募际豕婊。社会公家在执行该类似技术规划或者原申请中未要求；さ募际豕婊笨赡懿⒉患雍ψɡㄈ说娜ㄊ，但是在分案申请授权后则加害了专利人的权势。这种是否侵权的不确定性导致社会公家无所适从，不利于社会经济的不变性和持续创新的积极性。

 

       第四，从专利审查部门的角度。原申请和分案申请现实上对现有技术的贡献没有内容区别，审查部门在审查原申请时已经分配审查员进行审查，若是对同样技术内容的分案申请沉新分配审查员再次进行审查，则多个审查怨仉对多个技术规划无内容区此外分案进行审查，浪费了审查资源。这种审查资源的浪费对其他申请人和社会公家是不平正的，同时分歧审查员进行审查也存在审查结论不一致的可能性。

 

       三、法院对类似分案申请的判例

 

       2020 年北京知识产权法院就上述情景的分案申请在审查阶段作出的分案不成立的审查决定提出的行政诉讼所作出的行政判决，支持了分案不成立的作法。

 

       北京知识产权法院 (2020) 京 73 行初 3088号行政判决书涉及某公司不服国度知识产权局作出的分案视为未提出的行政复议决定。

 

       该行政复议决定涉及该公司的一件分案申请，该分案申请的原申请被授予专利权，其限造的；ち煊蛉范，且切合单一性的要求。该公司在收到原申请授予专利权通知书和办理手续登记通知书后，将原申请的权势要求单一批改后，提出分案申请。国度知识产权局凭据《专利法执行细则》第四十二条第一款的划定作出分案申请视为未提出通知书。该公司针对分案申请视为未提出通知书提出行政复议，国度知识产权局维持了分案视为未提出通知书。该公司不服该行政复议决定，向北京知识产权法院提告状讼。北京知识产权法院在行政判决书中以为：《专利法执行细则》中的“两项以上发现、实用新型或者表观设计”指得是两项或者两项以上彼此独立、分歧的发现创造，并不暗示申请人能够轻易将原申请权势要求的技术特点单一批改或组合后，另行作为分案申请提出。

 

       原申请权势要求与分案申请权势要求存在的差距较幼，不及以组成两项或两项以上彼此独立、分歧的发现创造，则原申请并未蕴含两项以上实用新型，不切合分案前提。

 

       四、此类分案申请的审查处置建议

 

       对于此类分案申请，若何处置，重要从以下几个方面思考：

 

       第一，分案申请的立法本意就是；ひ蛟昵氪嬖诘ヒ恍匀钡愣荒茉谠昵胫械玫奖；さ募际豕婊，预防申请人的利益损失。在原申请中，申请人做出的技术贡献已经明确纪录，申请人也已经明确了其要求；さ牧煊，并且在原申请的审查过程中申请人有权势调整其；ち煊，申请人的利益能够在原申请中得到；，不会造成损失。此类分案申请，其做出的技术贡献没有内容变动，原申请齐全可能；，不必要通过度案申请的方式再次要求；。

 

       第二，专利审查不仅涉及申请人与审查员双方，还必要思考社会公家的利益，以及审查资源等问题。此类分案申请对社会公家的不确定性和审查资源的浪费是不言而喻的。

 

       第三，退而言之，此类分案申请要求；さ募际豕婊嗍嵌约际跆氐憬辛说髡楹匣虺列赂爬，这些调整组合或沉新概括的技术规划大多在原申请中没有齐全一样的纪录，存在分案申请超领域的可能。即便分案成立，由于分案申请的技术规划超领域仍必要批改，且批改后的技术规划很可能与原申请的技术规划一样而出现沉复授权的问题，所以此类分案申请大多没有授权远景。

 

       综上，若是原申请切合单一性要求，且分案申请的权势要求与原申请的权势要求属于统一发现构思，仅是将原申请权势要求的技术特点单一批改或者组合后提出的分案申请，审查实际中该当直接凭据《专利法执行细则》第四十二条第一款作出分案视为未提出的审查决定。